本站原创摘 要发明专利申请中涉及修改超范围的判断原则仍然存在很大的争议,本文结合一些案例探讨了发明专利申请的修改是否超范围的判断原则,并对专利法和《专利审查指南》中修改超范围的判断标准提出建议,为专利申请人在修改申请文件方面提供了借鉴.
关 键 词专利申请修改超范围判断原则
作者简介：陈婕,国家知识产权局专利局,硕士研究生,主任科员,研究方向：水利领域专利审查；李是珅、万继祥,国家知识产权局专利局.
中图分类号：D923.4文献标识码：A文章编号：1009-0592（2013）06-017-03
一、引言
发明专利申请人在专利申请的审查过程中常常需要应审查员通知书的要求对申请文件进行被动修改,或者按照自身主观意愿进行主动修改.不论是主动修改还是被动修改,都会使申请文件相对于原始提交的申请文件有所改变,这些改变不仅包括标点符号的增删、错别字的更正,更包括权利要求和说明书的增删或技术方案的改变.一旦申请文件有所修改,就必然涉及到修改是否超范围的判断.做到修改超范围的判断执行标准一致,是发明专利审查员一直追求的目标；同样,使修改后的申请文件在尽可能最大化保护自身利益的情况下不超出原始权利要求书和说明书公开的范围,也是发明专利申请人希望达到的目的.
二、专利法和专利审查指南中关于“修改超范围”的相关规定
专利法及其实施细则中涉及修改超范围的法条包括专利法第三十三条、专利法实施细则第四十三条、专利法实施细则第六十一条以及专利法实施细则第六十九条.专利法第三十三条对实审阶段申请文件的修改作出了明文规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请的修改不得超出原图片或者照片表示的范围.此外,专利法实施细则第四十三条规定了对于分案申请的修改不得超出原申请记载的范围.而对于复审阶段专利申请文件的修改,不仅要满足专利法第三十三条和专利法实施细则第四十三条的规定,同时还要满足专利法实施细则第六十一条的规定,即请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时,可以修改专利申请文件；但是,修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷.此外,针对无效宣告阶段的申请文件修改,则要满足专利法实施细则第六十九条的规定：在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书,但是不得扩大原专利的保护范围.发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图,外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明.对于专利法及其实施细则中有关申请文件修改的上述规定,《专利审查指南》第二部分第八章5.2.3针对实审阶段和复审阶段的审查具体规定了如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分,致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同,而且又不能从原申请记载的信息中直接、毫无疑义地确定,那么这种修改就是不允许的.此外,专利审查指南第四部分第三章4.6.1规定了无效宣告程序中专利文件的修改原则,即（1）不得改变原权利要求的主题名称；（2）与授权的权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围；（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征.
三、案例分析
（一）关于如何从申请文件或对比文件的附图（图片）中直接地、毫无疑义地确定相关信息的原则
1.案例介绍
【案例1】申请人在答复审查意见通知书时,根据申请文件的说明书附图（见上图）在权利要求1中增加了未以文字形式记载在原说明书和权利要求书中的技术特征“主动轮8的直径大于转轮A、B和被动轮9的直径”.能否根据申请文件的附图直接地、毫无疑义地确定出上述信息?
【案例2】本案例是以图片（见下图）作为现有技术的证据.能否根据对比文件的图片直接地、毫无疑义地确定出未以文字形式记载在对比文件中的信息“自行车的整个后货架为左右对称的整体货架支架结构”?
2.观点
笔者认为应当慎重看待从申请文件或对比文件的附图（图片）中得出的信息.对于相应信息是否属于能够从申请文件或对比文件的附图（图片）中直接地、毫无疑义地确定的信息,应考虑如下原则：
第一,附图是说明书的一个组成部分,其作用在于利用图形补充说明书文字部分的描述.审查员对于申请文件或对比文件的附图（图片）所示内容不能因其在说明书中没有相应的文字描述而一概拒绝予以考虑.
第二,同一附图应当采用相同比例绘制,这是对申请文件撰写的一般要求.如果申请文件中不存在让审查员有理由怀疑附图未采用相同比例绘制的文字描述或附图所示的内容,审查员应当认定同一附图采用相同比例绘制.对于这样的附图,如果本领域技术人员结合说明书的内容可以直接地、毫无疑义地确定出附图所示部件之间的相对位置、相对大小等定性关系,则上述内容应当认为是说明书记载的信息.同时应该注意的是,修改申请文件时不允许增加通过测量附图得出的尺寸参数技术特征,即不能仅根据申请文件的附图图示直接地、毫无疑义地确定出附图中相关部分的具体尺寸参数等定量关系特征.
第三,对于本领域技术人员来说,对比文件中隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容属于对比文件公开的内容.审查员在引用对比文件的附图（图片）时必须注意,只有能够从附图（图片）中直接地、毫无疑义地确定的技术特征才属于对比文件公开的内容,由附图（图片）中推测的内容,或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系,不应当作为已公开的内容.
对于案例1,应当认为说明书附图是采用相同比例绘制的,虽然说明书文字部分对主动轮8、转轮A、B以及被动轮9的直径大小关系没有文字描述,但从本领域技术人员的角度同时结合说明书的内容,审查员可以直接地、毫无疑义地确定出附图中“主动轮8的直径大于转轮A、B和被动轮9的直径”这样的定性关系.对于案例2,由于拍摄角度的限制,车身遮挡住部分货架支架结构,在无其他文字说明的情况下,本领域技术人员不能仅从该对比文件的图片中直接地、毫无疑义地确定出“左右对称的整体货架支架结构”这种相对位置的定性关系,因此审查员不能认定“自行车的整个后货架为左右对称的整体货架支架结构”为该对比文件的图片公开的技术内容.
（二）关于将申请文件中不同技术方案的技术特征重新组合后得到的新的技术方案是否超范围的判定原则
1.案例介绍
【案例1】权利要求1：一种利用超声波强化提取龙眼果皮素的方法,其步骤如下：（1）原料预处理等（2）按一定液/固比,加入适量的浸提剂进行超声提取等.
权利要求2：根据权利要求1所述的方法,其特征在于：所用浸提剂为40-60%的乙醇溶液（每L滴加1-2ml37% 340;浓盐酸）或浓度为70-90%的乙醇溶液.
权利要求4：根据权利要求1所述的方法,其特征在于：超声波功率为100w-1800w,占空比为10%-80%,温度为10-60℃,液：固比为2：1-50：1（v/w,体积/重量）,果皮粉碎细度为20-160目,提取时间5-50min,烘干温度为30-70℃.
在实质审查过程中,申请人对权利要求书进行了修改.将权利要求2的全部附加技术特征和权利要求4的其中一个附加技术特征“液：固比为2：1-50：1（v/w,体积/重量）”加入权利要求1,形成了新的权利要求1.
【案例2】权利要求1：一种利用污水制取再生水的方法,其特征在于：将污水送入酶促生物过滤装置内,经酶促无机生物滤料层与空气进行气液相接触,进而降解水中残留的污染物等.
说明书中关于“酶促无机生物滤料层”的内容记载如下：酶促无机生物滤料含有20%eg/g的微生物生长促进剂Co2+,具有活性为1.0mg/L,填料以75%的粘土为主骨料,以重量百分比25%泥煤为辅骨料,并加入含骨料总重量8%的造孔剂及增强剂,该增强剂重量配比为Fe2O3：木屑：Na盐或K盐等于4：8：1.
在实质审查过程中,申请人在权利要求1中增加了如下特征“所述酶促无机生物滤料层由微生物生长促进剂Co2+,以粘土为主骨料和以泥煤为辅骨料的填料,造孔剂及以Fe2O3、木屑、Na盐或K盐制成的增强剂构成”,即仅在权利要求1中增加了原说明书记载的酶促无机生物滤料层的组分特征而未增加相应组分的含量特征.
需要通过案例1和案例2讨论的问题：申请人将申请文件中不同技术方案的技术特征重新组合后得到的新的技术方案是否超范围?
2.观点
笔者认为,判断将申请文件记载的不同方案的技术特征重新组合后得到的新的技术方案是否超范围时,应当从本领域技术人员的角度判断组合后的技术方案是否以文字记载在原说明书和权利要求书中、或者可否由原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定,而不能以组合后的技术方案的技术特征均在原说明书和权利要求书中有文字记载为判断标准而简单地得出不超范围的结论.而且,组合后的技术方案是否超范围与其保护范围相对于组合前的技术方案的保护范围是否扩大或缩小没有必然联系,因此也不能以组合后的技术方案相对于组合前的技术方案的保护范围缩小为由而得出不超范围的结论.
案例1中,如果本领域技术人员根据说明书的内容认定权利要求4中的各个特征如液固比、果皮粉碎细度、超声波功率、占空比、温度和提取时间等之间是固定的配合关系,即权利要求4中的技术特征“液：固比为2：1-50：1（v/w,体积/重量）”与该权利要求中的其他技术特征之间的关联是固定的,则对于组合后的权利要求1的技术方案而言,虽然其全部技术特征均在原说明书和权利要求书中有记载,但认为其技术方案在原说明书和权利要求书中没有记载,而且也不能从原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定,因此组合后的权利要求1修改超范围.除非本领域技术人员根据说明书的内容可以认定权利要求4中的技术特征“液：固比为2：1-50：1（v/w,体积/重量）”不仅适用于与该权利要求中的其他技术特征的组合,而且也适用于本发明所述方法的其他方案,在这种情况下,可以认为组合后的权利要求1修改不超范围.
案例2中,本领域技术人员根据说明书的内容可以认定,在利用污水制取再生水的方法中所用的酶促无机生物滤料层的相应组分与说明书所限定的相应含量相互联系,彼此不独立.所以,尽管组合后的权利要求1的全部技术特征均在原说明书中有记载,但组合后的权利要求1的技术方案本身在原说明书和权利要求书中没有记载,而且也不能从原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定,因此组合后的权利要求1修改超范围.
(三)关于将一个数值范围修改为某个数值点是否属于修改超范围的判定原则
1.案例介绍
【案例1】申请人修改时在权利要求1中添加了如下的数值范围：“钢管桩桩长在5-10m之间,而在原始申请文件中只相应地记载了上述数值范围的端点值,包括：5m、8m、10m,而并未记载上述连续的数值范围.
【案例2】该申请要求保护一种机械装置,原始申请文件中记载该装置需要用到2-5个螺钉,申请人修改时将权利要求和说明书相应位置修改为该装置需要用到3个螺钉.
2.观点
对于案例1,《专利审查指南》中明确规定：“对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改,只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和/或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下,才是允许的.”根据上述规定,不能根据公开的独立数值点即5m、8m、10m修改为以上述点作为端点的数值范围,因此上述修改在原始申请文件中没有记载,也不能直接地、毫无疑义的确定,属于修改超范围的情况.
对于案例2,有一种观点认为“2-5个螺钉”毫无疑义就是“2个、3个、4个或5个螺钉”了,这是物理领域的特点,螺钉作为一个结构部件,其数量的选取自然都是自然数,也就是一个个孤立的点,应该认为该申请已经公开了“3个螺钉”的技术方案,然而笔者认为判断该类修改是否超范围可以从判断其是否具备新颖性还是创造性的角度考虑：如果某申请提出要求保护“3个螺钉”,而对比文件公开了采用“2-5个”的技术方案,这时是应该评新颖性还是创造性?笔者认为,虽然“2-5个”必然包含了“2个、3个、4个、5个”四个孤立的点,但是只要对比文件中没有明确提到3个这个技术特征,那么申请文件中的“3个”仍然属于优选的一种情况,可能申请人选用这个点就会带来意料不到的技术效果,因此,“2-5个”与“2个、3个、4个、5个”还是有区别的,无法用该对比文件评述申请文件的新颖性.既然不能评述新颖性,就说明“2-5个”的技术方案不能等同于已经公开了“2个、3个、4个或5个”,因此案例2中的修改方式仍然属于超范围的情况.
四、总结
专利申请,尤其是发明专利申请实质审查中修改超范围的标准在很大程度上影响发明专利申请的授权范围和授权后权利的稳定性,不同的审查员或专利申请人对同一修改超范围问题往往会有不同的观点,因此制定更详细的修改超范围的判断标准是当务之急,修改超范围判断标准是否做到执行一致也显得尤为重要.